이러쿵저러쿵


이번 포스팅은 상표 특허 분쟁에 관한 글입니다.

이 분야에서 전문 지식을 보유한 것이 아니라, 조금은 두서 없는 글일 수도 있는데, 실제 주변에서 겪었던 일이라, 혹시 이와 관련된 분쟁이 있을 경우 참고가 되었으면 하느 바람에 작성하였습니다.^^


상표 특허는 다른 BM이나 발명 특허에 비해 쉽게 출원 방법도 간단한 편이고, 등록도 잘 되는 편입니다.

(하지만, 상표 특허 같은 경우는 중소기업 지원이나 개인 출원 및 기타 각종 출원 및 등록에 대한 감면 혜택을 받지 못하기 때문에 개인이라 하더라도 출원 및 등록비를 100% 내야합니다. 출원비는 그렇다 치더라도 보통 상품 서비스 업류당 20만원 이상의 비용을 내야하기 때문에 광범위한 보호를 위해 2개 정도의 업류를 포괄하여 특허를 출원하면 등록 시, 80만원이 넘는 등록비용이 나갑니다.)



일단 이런 내용은 각설하고, 이 번에 다루어 볼 이야기는 상표 분쟁에 관한 사례입니다.


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한국의 한 개인 사업자(A)가 국내에 판매되지 않은 해외의 어느 정도 인지도 있는 장난감 제품을 직접 수입해와 판매를 합니다.

장난감 이름은 Toyrea - 토이레아 (그냥 맘대로 지어보았습니다 ㅡ.ㅡ;; 실제 없는 상표입니다.) 이고, 이를 직접 수입해 국내에 판매합니다.

국내에 해당 상표가 특허로 등록되어 있지 않은 것을 알고, 해당 개인 사업자(A)는 본사의 동의를 얻어 자신이 직접 국내에 상표 특허를 출원합니다.


토이레아

TOYREA


위와 같은 형태로 특허를 출원하였으며, 등록을 받았습니다. (보통 한글과 영문 함께 텍스트로 표기하면 둘다 보호를 받습니다.)


그런데 사업을 1~2년 하다보니, 생각보다 매출이 저조하여, 개인 사업자(A)는 고민을 합니다. 그 외에도 여러가지 문제로 본사와 충돌이 잦아져 사이가 틀어지게 됩니다. 개인 사업자(A)는 자신이 그동안 수입 판매했던 노하우를 가지고, 직접 공장을 세우고, 자체 생산 및 판매를 하려합니다. 물론 개인 사업자(A)도 기존의 토이레아라는 장난감 상표를 자신의 제품에 사용할 수 없다는 것을 알기 때문에 새로운 상표를 내고, 판매를 시작 합니다.


개인 사업자(A)는 토이레아 본사에 더 이상 거래를 하지 않겠다고 통보하고, 토이레아 본사도 국내 시장에 큰 미련이 없어 별다른 조치를 취하지 않고, 그대로 받아들입니다. 즉 더 이상 토이레아를 국내 시장에 판매하는 사업자가 없게 되었습니다.


그렇게 1년이 지나고, 새로운 다른 개인 사업자(B)가 토이레아를 알게 되고, 이를 다시 국내에 들여와 판매하기를 원합니다. 개인 사업자(B)는 해외 본사와 계약을 체결하였으나, 국내에 다른 사업자(A)가 국내 상표 특허를 가지고 있다는 것을 알게 됩니다. 그래서 본사는 해당 사업자(A)에게 자신들은 새 사업자(B)와 사업을 진행하려고 하니, 더 이상 사업을 진행하지 않고 있는 사업자(A)에게 국내 상표 특허에 대해 양도하라고 요청합니다.


하지만 동일 업종에 다시 새로운 사업자(B)와 경쟁을 해야 되는 상황이 발생하게 되므로, 이를 의식한 개인 사업자(A)는 이를 거절합니다. 특허는 자신이 직접 출원하였으며, 국내의 해당 상표에 대한 권리는 자신에게 있다고 주장합니다.

본사에서는 실제 해당 제품에 대한 상표 권리는 실제 제품이 존재할 때에만 유효한 것이라고 반발합니다. 또한 개인 사업자(A)는 실제 제품을 판매하지도 않을 것인데, 단지 판매 방해를 위해 특허를 유지한다는 그 의도가 불순하다고 주장하며, 소송할 것이라 합니다.

물론 개인 사업자(A)도 맞대응 하겠다고 합니다.

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1. 본사는 개인 사업자(A)가 가지고 있는 국내 특허를 무효시킬 수 있을까요?

 * 위와 같은 케이스는 무효 또는 취소 시킬 수 있으며, 가능성이 높습니다.

  - 특허는 기존의 출원된 특허를 소송하여 특허에 문제가 있음을 밝혀 취소시키거나 애초에 등록 요건이 잘못 받아들여졌다는 것을 주장하여 등록 자체를 무효화 시킬 수 있는 방법이 있습니다.


  1) 무효 시킬 수 있는 사유

   - 기존 특허를 무효 시킬 수 있는 사유는 많으나, 위와 같은 경우는 해당 상표에 대한 특허 권리의 향유 능력이 없음에도 불구하고 해당 사업자에게 특허가 허여된 경우라 보입니다.

   - 그 외에도 무권리자에게 권리, 후출원인에게 권리 , 조약 위배 등의 사유로 권리 허여가 된 경우라면 무효 가능합니다.


  2) 취소시킬 수 있는 사유

    - 해외에 이미 등록된 상표권자가 있는 경우에 무단으로 등록한 경우라면 취소 가능합니다.

    - 국내의 수입업자가 무단으로 등록한 경우에 취소 가능합니다.

   

   * 단 위와 같이 기존 상표 특허를 취소 시키려 한다면 다음과 같은 조건을 만족시켜야 가능성이 높아집니다.

    - 실제 토이레아(Toyrea) 라는 상표가 해당 국가(본사가 위치한 국가) 또는 해외에서 인지도가 어느정도 있어야 합니다.

    - 해당 특허를 개인이 출원한 경우, 본사로 부터 허락을 받고 출원했는지 여부입니다. (본사의 허락없이 독단적으로 등록한 경우, 취소 가능성이 상당히 높습니다. 본사의 허락이 있었다 하더라도 위의 케이스와 같이 의도가 불순한 경우라는 것이 입증되면 취소될 가능성이 있습니다.)  


  만약 특허 무효 소송을 걸어 승소하게 되면 해당 특허는 존재하지 않았던 것으로 되게 되며, 소멸 이후 1년 이내에는 해당 상표에 대한 정당한 권리자만 출원할 수 있게 됩니다.



2. 만약 개인 사업자(A)가 보유하고 있는 특허를 무효 또는 취소 시키지 못했다는 가정합니다. 기존의 상표를 피해가기 위해 개인 사업자(B)는 다음과 같은 특허를 출원하였습니다. 특허 등록이 가능할까요?


  * 토이레아 코리아, 토이레아 하우스

     - 일단 토이레아 라는 단어 자체가 상표에 포함되면 안됩니다. 토이레아 코리아는 분리된 두 개의 단어로 이루어져 있는데, 하나의 단어가 토이레아를 포함하고 있기 때문에 거절될 가능성이 높습니다. 즉 두 단어가 분리되어 별도의 뜻을 가지고 있으며, 두 단어를 분리하였을 때에도 개별적으로 뜻을 가지기 때문입니다.


  * 토이토이레아, 펀토이레아

     - 두 개의 단어가 아닌 하나의 단어로 붙어있는 경우는 조금 케이스 바이 케이스입니다. 불가분일체라 하여 단어 중간에 토이레아가 포함되어 있는 경우라면 피해갈 수도 있습니다. 그러나 해당 텍스트가 기존의 특허를 쉽게 연상시키거나 특별한 의미 없는 단어를 붙여 만든 경우라면 거절 될 가능성도 있습니다. 기존 특허가 인지도가 높지 않다면 피해갈 가능성도 있습니다.


  * 토이래아

     -  단어가 분명 다릅니다. 토이레아, 토이레아 표기는 다르지만, 음절이 동일합니다. 또한 기존 특허를 쉽게 연상시킵니다. 거절될 가능성이 높습니다.


  굳이 등록해야 한다면 영문 자체로 다르게 표기하여 영문으로만 Toylea 로 출원하거나, 위의 2번째 케이스를 노려봐야 될 것으로 보입니다.

 


3. 위의 상표를 보니 영문 상표가 모두 대문자로 표기되어 있습니다. 첫글자만 대문자 또는 전체를 소문자로 하면 등록 받을 수 있을까요?

    - 대소문자가 변경되더라도 의미나 발음 자체는 변경되지 않기 때문에 기존 상표와 크게 다르게 인지되지 않을 가능성이 높습니다. 그렇기 때문에 특허 등록 가능성이 낮습니다.



4. 가장 좋은 해결 방법은 무엇일까요?

  - 일단 법적 해결로 문제를 해결하려면 특허청에 소송을 걸어 심판 청구를 해야 합니다.

기존에 이미 등록된 특허에는 무효 또는 취소 신청을 하고, 만약 심사 출원 중인 특허라면 보류를 요청해야 합니다.

  - 문제는 특허 소송이라는 것이 비용이 한 두푼 드는 것이 아닙니다. 아마 소송 비용 및 성공 보수 까지 포함하여 적게 잡아도 1~2천만원 이상은 예상해야 합니다. 사실 개인에게 돈 수천만원은 부담이 되는 액수입니다. 또한 설령 패소라도 하게 된다면 상대의 소송비용까지 물어줘야 합니다.

  - 또한 이런 소송은 시간이 오래걸리기 때문에 당장 시작해야 되는 사업을 가만히 넋놓고 기다리고 있기도 어렵습니다. 만약 특허 승소를 확신하고, 소송 중에 관련 상품을 수입하여 판매하게 되면, 아직은 무효 또는 취소되지 않은 개인 사업자(A)가 상표권 사용 금지 가처분 신청을 낼 수도 있는데, 이를 법원이 받아들이게 된다면 제품을 수입하여 창고에만 쌓아두는 일이 발생할지도 모릅니다.
 

 - 그래서 개인적인 생각은 가능한 당사자들끼리 잘 합의하는 것입니다. 물론 고의적으로 또 불순한 의도로 상표에 대한 권리를 주장하는 것이 괘씸하기는 하나 소송으로 번질경우, 양쪽의 피해가 커질 수 있습니다. 소송 비용 등을 포함하여 해당 특허를 되찾아 오는데에 드는 금전적 비용, 시간적 비용, 정신적인 스트레스 등을 모두 감안하여, 어느정도 합의금으로 마무리한다던지, 상대방을 잘 설득하여, 좋은 관계로 만드는 것도 하나의 방법일 수 있겠습니다.


 - 그리고 마지막으로 동업을 하는 경우에는 특허와 관련하여서는 확실한 이해 및 지분 관계에 대해 계약서에 명시하도록 합니다.



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